1. Resumen
La reciente Sentencia 1298/2025, de 24 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, constituye un hito relevante en materia de propiedad industrial y en la interpretación procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). La resolución declara que la caducidad sobrevenida de una marca registrada por falta de uso es una excepción al principio de litispendencia (art. 411 LEC), al privar de interés legítimo a la parte oponente, titular de dicha marca caducada.
Con ello, el Tribunal Supremo matiza la aplicación rígida del citado principio incorporando la flexibilidad del art. 413.1 LEC para atender las circunstancias que surgen durante la tramitación del proceso y que alteran decisivamente el interés de las partes en litigio.
2. Antecedentes del caso
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en aplicación de lo dispuesto en el art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), resolvió en 2023 denegar el registro de la marca “WILD CARNAL STEAK HOUSE” para servicios de restauración, como consecuencia de la oposición presentada por Pizza Market, S.L. titular de la marca prioritaria “CARNAL” registrada para idénticos servicios.
Frente a dicha decisión, se interpuso recurso de alzada, que fue igualmente desestimado, confirmándose así en vía administrativa la prevalencia del derecho marcario prioritario sobre la nueva solicitud.
Frente a esta Decisión de la OEPM, Granados 52 Inversiones S.L, representada por la abogada Teresa González de PONTI & PARTNERS, interpuso recurso judicial ante la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª). Asimismo, instó la caducidad por falta de uso de la marca oponente “CARNAL” de Pizza Market, S.L, y, paralelamente, solicitó la suspensión del citado recurso hasta la resolución de la caducidad.
Una vez declarada la caducidad de la marca base de la oposición “CARNAL”, se aportó la decisión firme de caducidad al procedimiento principal de recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia. º 484/2025, de 20 de marzo, confirmó la decisión de la OEPM y rechazó cualquier efecto de la caducidad de la marca “CARNAL” conforme al principio perpetuatio iurisdictionis del art. 411 LEC, declarando que el objeto del litigio debía resolverse en función de la situación existente al momento de interposición de la demanda –cuando la marca “CARNAL” estaba en vigor y no le era exigible que probara su uso en el tráfico económico.
Granados 52 Inversiones, S. L. interpuso recurso de casación ante al Tribunal Supremo contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.
3. Fundamentos de Derecho de la Sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación interpuesto por recurrente, se pronuncia esencialmente en relación con estos dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
Artículo 411 LEC: establece que la competencia y los presupuestos procesales se determinan en el momento de la interposición de la demanda, lo que implica que las modificaciones posteriores carecen de efectos en principio.
En consecuencia, la regla general es que la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de interposición de la demanda.
Artículo 413.1 LEC: contempla una excepción, permitiendo tener en cuenta hechos posteriores que priven de interés legítimo a las pretensiones deducidas.
La Sala recuerda su jurisprudencia anterior (SSTS 701/2022, 569/2022, 241/2013, entre otras) y concluye que la caducidad de la marca oponente es uno de esos supuestos en que se priva a la demandada de interés legítimo para mantener su oposición, pues había dejado de ser titular de una marca con prioridad registral durante la tramitación del procedimiento judicial.
Señala además que una interpretación razonable del art. 413.1 LEC debe evitar que las partes se vean obligadas a iniciar un nuevo procedimiento para alegar circunstancias sobrevenidas que alteran los intereses en conflicto. Obligar a dictar sentencia ignorando la caducidad sería contrario a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
En consecuencia, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación, anula la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y ordena la inscripción de la marca solicitada “WILD CARNAL STEAKHOUSE”
4. Relevancia doctrinal
La Sentencia presenta especial relevancia en varios planos:
- Doctrina jurisprudencial: el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia al establecer que la caducidad sobrevenida de una marca debe ser apreciada por los tribunales, aunque ocurra tras la interposición de la demanda.
- Excepción a la litispendencia: la caducidad sobrevenida de la marca es un supuesto al que resulta aplicable la excepción del Art. 413 LEC.
- Seguridad jurídica: se evita que los tribunales dicten resoluciones sobre situaciones jurídicas extinguidas, garantizando coherencia entre el proceso y la realidad fáctico-jurídica existente al tiempo de la decisión.
- Coordinación entre procedimiento administrativo y proceso judicial: se reconoce la eficacia inmediata de la caducidad declarada en vía administrativa, incluso cuando se produce una vez iniciado el procedimiento judicial.
5. Consecuencias prácticas
La doctrina fijada por el Tribunal Supremo proyecta efectos inmediatos en distintos ámbitos:
- Para los solicitantes de marcas: se refuerza la posición de quienes ven denegado su registro por oposición de signos que posteriormente se pueden cancelar por falta de uso. Ahora pueden confiar en que la caducidad sobrevenida de la marca oponente será valorada judicialmente sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento.
Para ello, resultará esencial agotar las vías administrativas y judiciales disponibles siempre que las circunstancias del caso lo justifiquen
- Para los titulares de marcas: se acentúa la obligación de uso efectivo. La falta de uso de la marca no solo conlleva su caducidad registral, sino también la pérdida de procedimientos judiciales ya iniciados en base a dichas marcas.
Es critico asegurar el uso continuado de marca y contar con la suficiente prueba documental que sirva para acreditar el uso en caso de ser requerido.
- Para la práctica procesal: los tribunales disponen de un criterio claro para integrar hechos sobrevenidos sobre la marca oponente en la sentencia, favoreciendo la economía procesal y la tutela judicial efectiva.
6. Conclusión
La Sentencia 1298/2025 del Tribunal Supremo constituye un importante avance en la articulación entre el derecho procesal civil y la legislación de marcas. Reconoce que la caducidad sobrevenida elimina el interés legítimo del oponente y, en consecuencia, obliga al tribunal a adaptar su decisión a la nueva situación jurídica.
En términos generales, la resolución aporta mayor seguridad jurídica a los operadores económicos, refuerza la coherencia del sistema y abre la puerta a una interpretación más flexible del principio de litispendencia. Su impacto se proyectará en la estrategia de gestión de carteras de marcas, donde el uso efectivo y continuado se revela, una vez más, como requisito indispensable para mantener derechos de exclusiva.